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%9F%A5意见通知书的答复及对专利文件的修改

对审查意见通知书的答复及对专利文件的修改

国家知识产权局专利局

审查业务管理部钱红缨

授课提纲

引言

第一节撰写意见陈述书的总体思路

第二节撰写意见陈述书的具体步骤

第三节撰写意见陈述书应当注意的几个问题

第四节撰写意见陈述书时对几类主要

实质性缺陷的处理方式

第五节专利申请文件的修改

第六节撰写及修改的案例分析

引言

在实质审查过程中,对于绝大多数发明专利

申请,审查员都要采用审查意见通知书的形式将实质审查意见告知申请人。申请人的答复可以仅仅是意见陈述书,也可以进一步包括经修改的申请文件。

意见陈述书的重要性:一个合格的专利代理人

应当能够依照专利法及其实施细则的有关规定,通过陈述意见和修改专利申请文件,为委托人谋求尽可能有利的审查结果,充分维护委托人的利益。

引言--审查意见通知书

(一)实质审查意见通知书分为第一次审查意见通知书和中间通知书

1、第一次审查意见通知书是审查员经过实质审查后首次发出的通知书,除了极少数可直接授权的专利申请外,国家知识产权局专利局都必须发出第一次审查意见通知书。

2、中间通知书是针对申请人的意见陈述书及新修改的专利申请文件继续进行实质审查后发出的。

(二)审查意见通知书由专用表格和审查意见通知书正文两部分组成

1、在专用表格中给出实质审查所依据的文本、引用的对比文件、对权利要求书和说明书的结论性意见、实质审查的倾向性结论意见、答复期限等

2、在通知书正文部分主要指出权利要求书和/或说明书的实质性缺陷,有授权前景时还指出专利申请文件所存在的其他问题。

引言--实质审查程序

一、实质审查程序原则

1、请求原则

2、听证原则

3、程序节约原则

注:实用新型专利申请初步审查的审查原则(1)保密原则(2)书面审查原则(3)听证原则(4)程序节约原则

二、审查的文本

审查员首次审查所使用的文本通常是申请人按照专利法及其实施细则规定提交的原始申请文件或者应专利局初步审查部门要求补正后的文件。

主动修改的机会:

R51.1:申请人在提出实质审查请求时,或者在收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的三个月内,对发明专利申请进行了主动修改的。R51.2:实用新型或者外观设计专利申请人自申请日起2个月内,可以对实用新型或者外观设计专利申请主动提出修改。

三、审查手段

发明:审查意见通知书

实用新型:对于申请文件存在可以通过补正克服的缺陷的专利申请,审查员应当进行全面审查,并发出补正通知书。对于申请文件存在不可能通过补正方式克服的明显实质性缺陷的专利申请,审查员应当发出审查意见通知书。

发明专利申请的辅助审查手段

l会晤(实用新型的初步审查程序中,原则上不进行会晤)

l电话讨论

在实质审查过程中,审查员可以与申请人就申请文件中存在的问题进行电话讨论,但电话讨论仅适用于解决次要的且不会引起误解的形式方面的缺陷所涉及的问题。

l调查、取证

五、审查决定

(一)发出授权通知书的条件

发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的,专利局应当作出授予专利权的决定。在作出授予专利权的决定之前,应当发出授予发明专利权的通知书。授权的文本,必须是经申请人以书面形式最后确认的文本。

注意:实用新型专利申请经初步审查没有发现驳回理由的,审查员应当作出授予实用新型专利权通知。

(二)驳回申请

发明专利申请如果经申请人陈述意见或者进行修改后,仍有专利法实施细则53条规定情形之一的,申请将被驳回。R53规定了发明专利申请被驳回的种类对于实用新型来说:申请文件存在明显实质性缺陷,在审查员发出审查意见通知书后,经申请人陈述意见或者修改后仍然没有消除的,或者申请文件存在形式缺陷,审查员针对该缺陷已发出过两次补正通知书,经申请人陈述意见或者补正后仍然没有消除的,审查员可以作出驳回决定。

引言--实质审查程序

六、实质审查程序的终止、中止和恢复

(一)程序的终止

发明专利申请的实质审查程序,因审查员作出驳回决定且决定生效、或者发出授予专利权的通知、或者因申请人主动撤回申请、或者因申请被视为撤回而终止,专利申请至此审查结案。

引言--实质审查程序

(二)程序的中止

实质审查程序可能因专利申请权归属纠纷的当事人根据专利法实施细则第八十六条第一款的规定提出请求而中止或因财产保全而中止。

引言--实质审查程序

(三)程序的恢复

专利申请因不可抗拒的事由或正当理由耽误专利法或其实施细则规定的期限或者专利局指定的期限造成被视为撤回而导致程序终止的,根据专利法实施细则第七条第一款和第二款的规定,申请人可以向专利局请求恢复被终止的实质审查程序,权利被恢复的,专利局恢复实质审查程序。

七、前置审查与复审后的继续审查

(发明、实用新型)

根据专利法实施细则第六十一条的规定,审查员应当对专利复审委员会转送的复审请求书进行前置审查,并在收到转交的案卷之日起一个月内作出前置审查意见书,该前置审查意见书随案卷转送专利复审委员会,由专利复审委员会作出复审决定。

专利复审委员会作出撤销专利局的驳回决定的复审决定后,审查员应当对专利申请进行继续审查。在继续审查过程中,审查员不得以同一事实、理由和证据作出与该复审决定意见相反的驳回决定。

第一节撰写意见陈述书的总体思路

1、维护委托人的利益

2、全面、准确地理解审查意见,确定撰写策略

3、正确撰写意见陈述书【撰写的步骤、格式及实质性缺陷的争辩方法,重点内容】

4、注意意见陈述书的表述方式

第一节撰写意见陈述书的总体思路

1、维护委托人的利益

合格的专利代理人应当能够依照专利法及其实施细则的有关规定,通过陈述意见和修改专利申请文件,为委托人谋求尽可能有利的审查结果,充分维护委托人的利益。

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